专利歹意诉讼的“歹意”如何认定?

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欢送点击上方 中伦视界 存眷我们前言近年来中国知识产权的保护力度不断加大,整个社会的知识产权保护意识也日益增强,知识产权侵权诉讼成为权益人解决争议、维护权益的重要手段,全国知识产权诉讼案件的数量也屡翻新高。对于绝大多数权益人来说,诉讼是保护知识产权的重要途径,但对于部分投机者来说,知识产权诉讼也为着实现不正当目的提供了可能。近几年陆续出现了知识产权歹意诉讼的案例,值得我们存眷和警惕。歹意诉讼现象在专利领域相对比较突出,首要缘由在于不同类型专利授权过程的非统一性及专利本身的技术性招致了歹意诉讼的隐蔽性,给司法认定增长了难度。比方,实用新型和外观设计专利的授权无需进行素质审查,这就给歹意诉讼的发起者提供了可乘之机,其可能利用存在瑕疵的权益提起诉讼。再如,在化工领域,行为人针对市场上多量流通的某种化合物产物,以其不行避免的杂质作为添加剂申请混合物专利,再向其生产厂家发起侵权诉讼。在这些情况下,如果权益人提起诉讼,即便权益形成过程具有歹意,其形式上仍具有正当性。专利歹意诉讼与专利法赋予权益人诉讼权益的初衷背道而驰,不只会给被告带来直接或间接的经济损失,同时还可能损害正常的市场竞争秩序,浪费有限的司法资源,是以需要通过有效的途径进行规制。本文结合目前的司法实践,就专利歹意诉讼中“歹意”的认定标准做相应探讨。一、专利歹意诉讼的界说和相关条文依据歹意诉讼首要是英美侵权行为法的观点,是侵权行为的一种类型。大陆法国度的实体法并无歹意诉讼的明确规定,而往往通过判例或者程序法对其作出相应的规范。[1]在我国,歹意诉讼的界说仍在讨论当中,当前援用较为广泛的是2004年发布的《最高人民法院民三庭关于歹意诉讼问题的钻研请示》给出的界说,即歹意诉讼日常指故意以别人遭到损害或获取非法利益为目的,无现实根据和正当理由而提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。该界说同样适用于专利领域。通常认为,歹意诉讼作为一种滥用诉权的行为,违背了禁止权益滥用和该当诚实诺言等当事人参与民事活动、提起民事诉讼的基根蒂则。在司法实践中,法院认定歹意诉讼成立时援引的条文依据包括《民法通则》第一百零六条第二款、《民法总则》第七条、《侵权责任法》第六条第一款等。[2]此外,《专利法》第四十七条第二款也规定,在专利权被宣告无效的情形下,因专利权人歹意给别人造成损失的,该当给予赔偿。[3]二、专利歹意诉讼中“歹意”的认定关于如何认定“歹意”,较无数的一种认识是,如果专利权人没有实体营业、首要通过踊跃发动专利侵权诉讼而生计,那么由这类没有实体营业公司(国外上又称其为Non-Practicing Entities,非实验实体)而发起的诉讼即形成歹意诉讼。然而,即就是在对专利歹意诉讼钻研最为前沿的美国,法院也不会一概认定“非实验实体”起诉的歹意。比方,若行为人是享有专利权的大学或科研机构,但因财力等缘由所限,其未能将专利技术予以贸易化实验。此时,法院恐怕无法简单因行为人未实验专利而认定其起诉为歹意诉讼。可见,“歹意”的认定并不是非黑即白的判断,而应答权益人的起诉行为进行综合考察,我国的司法实践亦然。目前,类似于英美法国度,我国日常也将歹意诉讼认定为侵权行为。而侵权行为的形成通常采用“四要件说”,包括违法行为、主观过错、损害现实和因果相干。具体到知识产权歹意诉讼,吉林知识产权法院在远东公司案中进一步明确了四个形成要件:1违法行为:当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求,或者以提出某项请求相威胁;2主观过错:提出请求确当事人具有主观歹意;3 损害现实:具有实际的损害后果;4 因果相干:提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果相干。[4] 个中,提起诉讼这一行为本身往往具有形式上的正当性,而行为人的主观歹意使之具有了违法性。 是以,行为人起诉时是否具有主观歹意成为判断专利歹意诉讼是否成立的关键,法院在处置惩罚这类案件时,同样着重对主观歹意进行认定。在通发公司案中,南京中院认为,袁利中作为相关行业从业多年的专业人士,该当熟知相关国度标准,其将国度标准中露出的技术方案申请专利,该当认为主观状态是缺乏诚实诺言的,形成歹意申请,所以基于该该当被认定为自始无效的专利起诉通发公司专利侵权的行为形成歹意诉讼。[5]远东公司案中,吉林知识产权法院认为,四方如钢公司在无效宣告程序中自发放弃和修改涉案专利权益要求后,又基于此部分权益要求向远东公司提起侵权诉讼的行为缺乏基本的现实依据和权益基础,同时,作为一家拥有多项专利的工厂,其对专利管理和专利法规有较为周全的相识,是以,其提起诉讼具有主观歹意。约翰迪尔案中,吉林知识产权法院认定,赵国辉与约翰迪尔丹东公司的法定代表人在明知约翰迪尔中国公司在先销售的平滑油外包装造型的情况下,仍将与其造型基本一致的外包装申请为外观设计专利,且在专利图样上利用约翰迪尔中国公司联系关系公司的商标标识,属于歹意申请。法院沿用远东公司案中的形成要件,认定赵国辉、约翰迪尔丹东公司形成歹意诉讼。[6]明日公司案中,吉林二中院和吉林高院均认为,维纳尔公司的外观设计专利权具有形式上的正当性,其起诉具有正当理由,而且,其专利被无效是由于公司自行在专利申请前将与之相近似的产物在出版物上地下,并非将别人的已有设计申请为外观专利,不足以推定其具有歹意。[7]在上述案件中,袁利中将国度标准中的技术方案申请专利,约翰迪尔丹东公司法定代表人和赵国辉将与约翰迪尔中国公司在先销售的产物外包装造型基本一致的设计申请专利,均利用了实用新型及外观设计专利无需素质审查的制订特点,将已地下的技术方案或设计申请专利,然后基于存在重大瑕疵的专利权提起侵权诉讼;而四方如钢公司则是基于明知已无效的权益要求提起侵权诉讼。综合前述案例能够发现,行为人均明知其权益基础存在瑕疵,甚至通过专利申请创设有瑕疵的权益基础,再通过踊跃的行动将对方当事人拖入诉讼程序,以此达到某些维权之外的目的。就明日公司案而言,虽然法院认为不足以认定维纳尔公司具有歹意,但维纳尔公司对于其申请专利的设计已于数年前自行地下的现实应是明知的,明日公司利用现有设计的行为并不形成侵权,无法排除维纳尔公司的起诉具有为打击生产同类产物的竞争敌手而提起诉讼的歹意。除了前述案例涉及的行为外,实践中还存在许多可能形成专利歹意诉讼的行为,比方,行为人故意针对对方当事人在先制造、销售的产物申请专利,荣幸获得授权后提起侵权诉讼;行为人在明知缺乏现实依据的情况下提起侵权诉讼,利用对方当事人正在申请上市等诉讼之外的要素迫使其接受晦气条件;以及,行为人抢先将对方当事人的技术方案或设计申请专利后向对方当事人提起侵权诉讼等。在这些情形中,行为人均明知其诉讼缺乏现实依据和正当理由,却仍试图利用诉讼谋取非法利益,具有歹意。三、结论专利侵权诉讼通常需要通过实体审理才能对权益基础的有效性、侵权与否等问题进行认定,持续时间通常较长,从而可能对当事自然成较大的影响。2011年,最高人民法院将“因歹意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”单列为一项民事案由,这说明我国曾经注意到了知识产权歹意诉讼行为,并通过由受损方当事人提起损害赔偿诉讼的方式要求歹意诉讼人承担责任,其与确认不侵权之诉、提起专利无效宣告程序等合营成为对抗歹意诉讼人或潜在的歹意诉讼人的有效方式。在立案登记制下,这有利于规范权益人的诉讼行为,也对被告起到了一定的事后保护作用。在专利歹意诉讼的认定中,主观歹意认定标准的设定尤为重要,如果标准过高,则难以使歹意诉讼人承担应有的损害赔偿责任,达不到威慑作用,如果标准过低,则对日常权益人提起诉讼的要求过高,容易打压维权踊跃性,甚至招致正常维权行为反被认定为歹意诉讼。综合案例中对歹意的认定及专利歹意诉讼的特点,行为人的主观歹意首要体现在以下两个方面:在认知要素上,提起诉讼确当事人对于其提起的诉讼缺乏现实依据和正当理由是明知的;在意志要素上,行为人试图通过诉讼达到本诉之外的目的,如谋取非法利益或者损害对方当事人的利益,该等利益不只包括经济利益,也包括贬损对方商誉等非经济利益。此外,歹意作为行为人的主观状态,难以直接证明,需要结合现实和外在表现综合判断,比方通过背景判断行为人对专利制订的熟悉程度;通过专利内容、申请时间等判断行为人申请专利是否确实出于权益保护的目的;通过起诉后的表现、专利有效性判断行为人起诉的目的等。当然,案情千差万别,该当具体情况具体分析,相信随着司法实践中相关案例的积累总结,对歹意的认定边界也会进一步明晰。注:[1] 最高人民法院:《最高人民法院民三庭关于歹意诉讼问题的钻研请示》,2004年。[2] 《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款:苍生、法人由于过错侵害国度的、集体的财产,侵害别人财产、人身的该当承担民事责任。《中华人民共和国民法总则》第七条:民正事主体从事民事活动,该当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款:行为人因过错侵害别人民事权益,该当承担侵权责任。[3] 《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款:宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的讯断、调解书,曾经履行或者欺压执行的专利侵权纠纷处置惩罚决定,以及曾经履行的专利实验许可协定和专利权转让协定,不具有追溯力。然则因专利权人的歹意给别人造成的损失,该当给予赔偿。[4] 吉林知识产权法院(2015)京知民初字第1446号吉林远东水泥制品有限责任公司(下文简称“远东公司”)诉吉林四方如钢混凝土制品有限公司(下文简称“四方如钢公司”)因歹意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件。[5] 南京市中级人民法院(2003)宁民三初字第188号,扬中市通发实业有限公司(下文简称“通发公司”)诉袁利中损害赔偿之诉案件。[6]吉林知识产权法院(2017)京73民初121号,约翰迪尔(中国)投资有限公司(下文简称“约翰迪尔中国公司”)诉赵国辉、约翰迪尔(丹东)石油化工有限公司(下文简称“约翰迪尔丹东公司”)因歹意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件。[7] 吉林市第二中级人民法院(2007)二中民初字第15445号,吉林明日电器设备有限责任公司(下文简称“明日公司”)诉维纳尔(吉林)电气系统有限公司(下文简称“维纳尔公司”)损害赔偿纠纷案件,该案二审上诉至吉林市高级人民法院,案号为(2008)高民终字第163号。特别声明:以上所登载的文章仅代表作者自己观点,不代表吉林市中伦状师事务所或其状师出具的任何形式之条文意见或建议。如需转载或援用该等文章的任何内容,请私信沟通授权事宜,并于转载时在文章开头处注明来源于民众号“中伦视界”及作者姓名。未经本所书面授权,不得转载或利用该等文章中的任何内容,含图片、影像等试听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨,欢送与本所联系。作者简介: 程芳     状师合资人    上海办公室营业领域:知识产权, 反垄断与竞争法, 诉讼仲裁长按辨认图中二维码,可查阅该合资人简历详情。 杜雨楠  状师上海办公室  知识产权部 作者往期文章推荐:《重大利好 | 翻新医疗器械特别审批程序改进亮点有哪些?》《以案说法丨评知名商品特有包装装潢保护》《浅谈中药的知识产权保护》《专利链接制订顿时落地,医药工厂应如何迎接?》《中国翻新医药研发工厂赴美上市钻研》《简评 | <药品医疗器械保健食物特殊医学用途配方食物广告审查发布标准>(收罗意见稿)》《Updates of Administrative Measures for Drug Registration》《“互联网+”期间的工厂知识产权管理和挑战》《利益平衡视角下的药品专利保护与注册》《从<关于鼓励药品医疗器械翻新保护翻新者权益的相关政策 (收罗意见稿)>看中国专利链接和药品试验数据保护制订》《反垄断法意义上搭售行为的剖断思路及标准》《蔡桓公:不要让寡人的妨害经历在你们的IPO中重演》《标准需求专利权人在中国如何申请禁令救济》《一个外国喵星人的维权路》点击“阅读原文”,可查阅该专业文章官网版。

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